Acquisition de la distinctivité par l’usage des marques : retour sur l’affaire du « damier » Louis Vuitton (TUE 10 juin 2020)

Le 10 juin 2020, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a ouvert la porte à la protection du célèbre « damier Azur » de Louis Vuitton, à titre de marque figurative. Tout en considérant que ce motif n’aurait pas été intrinsèquement distinctif au jour de son dépôt, le Tribunal considère qu’il a pu acquérir une distinctivité par l’usage sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Retour sur cette importante jurisprudence qui apporte des éclairages intéressants sur les conditions de l’acquisition de la distinctivité par l’usage des marques.

La marque « damier » de Louis Vuitton est-elle distinctive ? Les faits et la procédure

Le dépôt et l’enregistrement de la marque « damier azur »

Le 27 mai 2008, la société LOUIS VUITTON MALLETIER a déposé à titre de marque figurative française son célèbre « damier azur », pour désigner notamment des malles et valises en classe 18 :

Cette marque a été enregistrée par l’INPI sous le numéro 3 577 761.

Le 4 novembre 2008, l’OMPI a enregistré ladite marque au niveau international sous le numéro 986 207, pour désigner plusieurs pays et territoires, notamment l’Union européenne.

Contestation de la distinctivité de la marque figurative damier de Louis Vuitton : la procédure

Le 25 juin 2015, Norbert Wisniewski, domicilié en Pologne, a sollicité la nullité de cette marque devant l’EUIPO. Visiblement, cette demande faisait suite à un litige qui l’opposait à la société LOUIS VUITTON MALLETIER devant les juridictions polonaises.

Le 14 décembre 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande de Monsieur Wisniewski et a annulé la marque litigieuse. Puis, le 22 novembre 2018, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours formé par LOUIS VUITTON MALLETIER (affaire R 274/2017-2). Cette dernière a alors saisi le TUE.

Par une décision du 10 juin 2020, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a annulé la décision de la chambre de recours de l’EUIPO.

L’acquisition de la distinctivité par l’usage des marques : la décision du TUE

La prise en compte de faits notoires pour apprécier la distinctivité de la marque

Le TUE a tout d’abord considéré que la chambre de recours pouvait fonder son appréciation sur des faits notoires. Il a ajouté que constituait un fait notoire le fait que le motif en cause soit basique et banal dans le secteur considéré.

Pour justifier sa décision, le TUE a rappelé que sont considérés comme des faits notoires les :

« faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles » (pt 30).

Cette définition nous paraît toutefois trop large en ce qu’elle peut inclure des faits qui ne sont aucunement notoires. De plus, l’affirmation selon laquelle il serait notoire que le « damier azur » soit un motif banal dans le domaine considéré nous paraît également étonnante.

Quoiqu’il en soit, le TUE en a conclu que le signe en cause n’était pas intrinsèquement distinctif au jour du dépôt, confirmant ainsi le raisonnement de la chambre de recours sur ce point.

L’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque dans l’ensemble du territoire de l’UE

Si une marque n’est pas distinctive au jour du dépôt, cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas le devenir. La démonstration de cette acquisition du caractère distinctif est toutefois difficile pour une marque de l’UE, car la jurisprudence européenne exige alors de démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’UE, c’est-à-dire dans chacun des États membres.

C’est sur ce point que le TUE apporte une précision utile en soulignant que la chambre de recours :

« était obligée de faire une appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve qu’elle avait produits afin de déterminer si lesdites preuves, prises dans leur ensemble, pouvaient établir l’acquisition d’un caractère distinctif par la marque contestée grâce à son usage dans l’ensemble de l’Union » (pt 56).

En l’occurrence, la chambre de recours avait estimé que LOUIS VUITTON MALLETIER n’avait pas rapporté la preuve de l’acquisition de la distinctivité de son signe « damier azur » sur l’ensemble du territoire de l’UE, et plus particulièrement dans les pays suivants : la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Slovénie et la Slovaquie.

Or, le TUE considère que la chambre de recours a manqué à son obligation d’appréciation globale des preuves produites en ne prenant pas en compte certains éléments de preuve concernant le territoire de l’Union européenne général (comme les publications faites sur Internet et les réseaux sociaux), alors que ces éléments pouvaient être pertinents pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif dans les pays en cause.

La décision du TUE apporte donc un certain pragmatisme dans l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif, ce qui mérite à tout le moins d’être salué.

Pour plus de détail, nous vous renvoyons à l’analyse de Pierre Massot, parue dans la rubrique Current Intelligence du Journal of Intellectual Property Law & Practice de l’Université d’Oxford (accéder à l’article en ligne ici).

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