Informer la clientèle de l’engagement d’une action en contrefaçon peut constituer un acte de dénigrement

Il est tentant, lorsque l’on est victime de contrefaçon, d’essayer de limiter son préjudice en informant sa clientèle des actions menées à l’encontre de sociétés contrefactrices. Et ce d’autant que c’est ce que demandent en général avec insistance les distributeurs du titulaire des droits. Car ils souhaitent être rassurés et avoir la confirmation que des mesures vont être prises pour limiter les dommages commerciaux. Il arrive ainsi en pratique que le titulaire des droits informe la clientèle des actions en contrefaçon qu’il a engagées. Une telle réaction n’est pas sans risque, et ce quand bien même la contrefaçon serait établie et quand bien même les propos tenus seraient modérés. Les tribunaux ont eu l’occasion de se prononcer plusieurs fois sur des affaires de dénigrement et action en contrefaçon. La plus grande prudence s’impose !

Dénigrement et action contrefaçon : la position stricte et constante de la Cour de cassation

En effet, dans un arrêt de principe du 12 mai 2004, la Cour de cassation a jugé « qu’est fautive la dénonciation faite à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice » (Cass., 12 mai 2004, pourvoi n°02-19199).

Dans un arrêt du 20 septembre 2016, la Cour de cassation a réaffirmé ce principe en relevant que le courrier électronique diffusé par le titulaire des droits à certains clients jetait le discrédit sur celle-ci en mettant en cause son honnêteté, alors « qu’il ne ressortait pas des pièces produites que le fabricant avait été condamné en Chine pour contrefaçon et qu’aucun jugement n’avait qualifié le chariot [litigieux] de modèle contrefaisant », de sorte que l’existence d’un dénigrement fautif était caractérisée (Cass., 20 septembre 2016, pourvoi n°15-10939).

Certes, les juges du fond, probablement sensibles à la situation préjudiciable dans laquelle peut se trouver le titulaire des droits, refusent parfois de prononcer une condamnation lorsque les termes employés sont neutres, mesurés et objectifs.

La Cour de cassation sanctionne toutefois régulièrement ces décisions moins sévères vis-à-vis du titulaire des droits. Et c’est ce qu’illustre à nouveau l’arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la Cour de cassation.

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Contrefaçon de modèles et droits d’auteur + dénigrement : L’affaire Shaf c. Plicosa

Les faits

Dans cette affaire, la société de droit israélien KLETER PLASTIC, spécialisée dans la conception de mobilier de jardin, avait assigné en contrefaçon de modèles communautaires et de droits d’auteur la société de droit italien SHAF devant le Tribunal de grande instance de Paris, au motif que les meubles de jardin Diva distribués par cette dernière constitueraient des copies.

Cette action avait toutefois été rejetée par un jugement du 27 juin 2013 (TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 juin 2013, n° 12/11959) confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 janvier 2015 (CA Paris, pôle 5, 27 janv. 2015, n° 13/15460).

Parallèlement, la société PLICOSA, agent commercial français de la société KLETER PLASTIC avait, selon la société SHAF, contacté plusieurs distributeurs des produits litigieux pour les informer de l’engagement de cette action.

À la suite de cette information, lesdits distributeurs avaient adressé des lettres au fabricant italien pour l’informer que, compte tenu de l’existence de l’action en cours, ils étaient contraints d’annuler les commandes en cours, ce qui représentait plusieurs dizaines de milliers de commandes perdues.

C’est dans ce contexte que, le 21 février 2013, la société SHAF, affirmant avoir été victime d’une campagne de dénigrement, a assigné la société PLICOSA pour concurrence déloyale. Elle sollicitait des mesures d’interdiction ainsi que le paiement d’une somme de 3 821 306 € à titre de dommages et intérêts.

La procédure

Par jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé que la société PLICOSA avait commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SHAF. Il l’avait en conséquence enjoint de cesser la diffusion d’informations relatives au caractère contrefaisant du mobilier de jardin proposé par la société SHAF. le tribunal l’a également condamné à payer à la société SHAF la somme de 950 000 € à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt du 17 janvier 2017, la Cour d’appel de Paris avait toutefois infirmé cette décision, estimant que :

« la teneur des messages ci-dessus reproduits ne permet pas d’imputer de façon certaine à l’agent commercial la communication aux deux enseignes d’ameublement d’informations relatives à l’action en contrefaçon intentée par [le titulaire des droits], ni surtout d’établir que les informations communiquées auraient présenté un caractère non objectif, excessif ou dénigrant, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal » (CA Paris, pôle 5 – ch. 1, 17 janv. 2017, n° 14/25268).

C’est cet arrêt que la Cour de cassation censure au visa des articles 1382, devenu 1240, du Code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cour de cassation : l’information d’une action en contrefaçon constitue un acte de dénigrement

Souhaitant visiblement être didactique, la Cour précise que :

« Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-18.350).

La Cour relève par la suite que les juges d’appel avaient eux-mêmes reproduit les termes des courriels adressés à la société Shaf par ses distributeurs, « dont il ressortait que ceux-ci avaient été informés de cette action dès le 29 août 2012 » par l’agent commercial en cause.

Et la Cour conclut, implacablement, qu’en statuant ainsi, alors que la divulgation à la clientèle d’une action en contrefaçon n’avait pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante « en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits », constituait un dénigrement fautif.

Dura lex, sed lex. La position de la jurisprudence peut paraître effectivement extrêmement sévère. Toutefois, elle vise aussi à éviter que les justiciables se fassent justice à eux-mêmes, ce qui ne manquerait pas d’aboutir, dans certains cas, à des abus potentiellement préjudiciables.

On notera également que la Cour de cassation a également rendu récemment une décision sévère en matière de brevets.

Contrefaçon de brevets + dénigrement : l’affaire Vestel c. Technicolor et Thomson

En cette matière, l’article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que :

« L’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».

Autrement dit, pour agir en contrefaçon à l’encontre d’une personne autre que le fabricant, il est nécessaire de l’informer au préalable de l’existence du brevet concerné, et donc de le mettre en demeure de cesser les actes litigieux.

Les faits

C’est dans ce contexte juridique que la société Technicolor avait adressé une lettre circulaire à des distributeurs clients d’un concurrent, la société Vestel. Dans cette lettre elle les informait que certains produits commercialisés par cette dernière pouvaient requérir une licence de huit brevets appartenant à l’une de ses filiales. Plusieurs distributeurs ayant reçu ces lettres avaient alors suspendu leurs commandes des produits litigieux.

S’estimant victime d’acte de dénigrement, la société Vestel avait alors contre-attaqué en assignant en référé Technicolor, ainsi que sa filiale Thomson Licensing titulaire des brevets invoqués. Elle soulignait que la nécessité du paiement des redevances de brevets pour les produits en cause n’était pas établie par une décision de justice.

La Cour d’appel de Versailles lui avait donné raison en jugeant que les courriers litigieux constituaient un dénigrement, constitutif par nature d’un trouble manifestement illicite (CA Versailles, 6 novembre 2013, RG n°12/08367).

Estimant cet arrêt critiquable, Technicolor et Thomson s’étaient pourvues en cassation, notamment au motif que :

« Le titulaire d’un brevet peut légitimement informer les tiers de ses droits et mettre ceux-ci en connaissance de cause, dès lors qu’il expose clairement ses prétentions, en mentionnant les brevets susceptibles d’avoir été contrefaits et les produits commercialisés par le tiers qui sont concernés ».

Par arrêt du 27 mai 2015, la Cour de cassation a toutefois rejeté ces moyens au motif que la circulaire litigieuse :

« indiquait que les téléviseurs numériques vendus sous certaines références étaient susceptibles de requérir une licence de huit brevets (…), certains fournisseurs ayant choisi de ne pas participer au programme de « licensing », la commercialisation de leurs produits dans les pays protégés donnait lieu à des « problèmes juridiques » et invitait les destinataires, à défaut d’obtenir la preuve par leur fournisseur d’un certificat de licence, à cesser la commercialisation de ces produits ou à souscrire une licence directement auprès de la société Thomson Licensing, (…) ».

La Cour de cassation en a déduit que :

« cette lettre, mettant en cause, sans justification, la loyauté des sociétés Vestel dans la fabrication et la commercialisation de leurs téléviseurs et décodeurs numériques, doit être qualifiée d’acte de dénigrement, caractérisant une concurrence déloyale constitutive d’un trouble manifestement illicite » (Cass. Comm., 27 mai 2015, RG n°14-10800).

Et la Cour d’ajouter que dans la mesure où la lettre en cause « constitue un acte de dénigrement causant un trouble manifestement illicite », « l’interdiction demandée constitue le moyen approprié pour faire cesser ce trouble et éviter qu’il se reproduise ».

Mise en connaissance légitime et dénigrement : une frontière mince

Comme le commente justement la doctrine (Propriété industrielle n° 9, Septembre 2015, comm. 62 par J. Larrieu, Concurrence déloyale – « Avertissement ou dénigrement ? ») :

« La frontière entre mise en connaissance légitime et dénigrement est très poreuse, (…)

Premièrement, la lettre de mise en connaissance de cause doit être rédigée en termes mesurés (…).

Deuxièmement, la lettre doit être précise quant aux titres de propriété intellectuelle invoqués au soutien de l’avertissement adressé aux revendeurs. (…)

Troisièmement, elle doit informer clairement et loyalement le supposé « contrefacteur indirect ».

À défaut de respecter ces exigences, les lettres de dénonciation sont constitutives de concurrence déloyale par dénigrement.

Bien que cette jurisprudence puisse paraître, à certains égards, excessivement sévère, il reste à privilégier aujourd’hui la prudence, même en cas de contrefaçon évidente. »

En tout état de cause, la plus grande prudence s’impose donc !

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